Najvyšší súd USA: označenie Booking.com má zápisnú spôsobilosť


Najvyšší súd USA vzbudil pozornosť rozhodnutím vo veci booking.com, ktorým modifikoval princíp vyjadrený v rozhodnutí Goodyear (1888). Podľa tohto princípu dodatok spočívajúci v označení právnej formy obchodnej spoločnosti (angl. „company“) nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a teda nemá vplyv na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia ako celku.


Americký patentový a známkový úrad (United States Patent and Trademark Officeďalej len „USPTO“) odmietol uskutočniť registráciu označenia booking.com z dôvodu, že generické slovo „booking“ pre online rezervácie hotelov, v spojení s generickou doménou najvyššej úrovne, ako je napríklad „.com“ (skratka z anglického „commercial“, používa sa pre komerčné organizácie), zostáva generickým označením, a teda nie je spôsobilé byť registrované ako ochranná známka. Opieral sa pri tom práve o princíp formulovaný v rozhodnutí Goodyear (1888) a odmietol sa zaoberať otázkou, ako je predmetné označenie vnímané spotrebiteľskou verejnosťou.


Pozn. autora: slovné ochranné známky sú v USA kategorizované podľa miery rozlišovacej spôsobilosti do piatich kategórií: generické, deskriptívne, sugestívne, nezávislé a fantazijné, pričom najväčšiu rozlišovaciu spôsobilosť majú fantazijné ochranné známky. Generické označenia sú vylúčené z ochrany bez ohľadu na to, ako ich vníma spotrebiteľská verejnosť. Najslabšia ochranná známka, ktorú akceptuje USPTO je deskriptívna, a tá vo všeobecnosti nie je spôsobilá byť zapísaná do hlavného registra ochranných známok, ale len do doplnkového registra. Do hlavného registra sa môže dostať deskriptívna známka len v prípade, ak získa rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranné známky v doplnkovom registri požívajú menšiu mieru ochrany – v prípade, ak sa majiteľ ochrannej známky rozhodne žalovať tretiu osobu z dôvodu porušovania známkových práv, v rámci konania musí preukázať, že označenie ako aj tovar alebo služba, ktoré označuje, sú známe v uvedenej oblasti, a že spotrebiteľská verejnosť si spája uvedené označenie s predmetnými tovarmi a službami. Jedná sa o menšiu mieru ochrany, aká je tradične spájaná s majiteľstvom ochrannej známky.


Najvyšší súd USA sa nestotožnil s prístupom USPTO a uviedol, že generické slovo v spojení s generickou doménou môže byť spôsobilé sprostredkovať spotrebiteľom charakteristiku identifikácie zdroja: spojenie s konkrétnou webovou stránkou. Označenie „booking.com“ spotrebitelia nevnímajú ako druhový názov pre online rezervácie hotelov – a ak dané označenie nie je generické pre spotrebiteľov, nesmie to byť generickým označením ani na účely posudzovania zápisnej spôsobilosti. Princíp vyjadrení v rozhodnutí Goodyear (1888) Najvyšší súd USA modifikoval tak, aby bol v súlade s Lanham Act (americký zákon o ochranných známkach) – pojem zložený z generických častí je generickým len v prípade, ak ako celok nemá pre spotrebiteľskú verejnosť žiadny dodatočný význam.


Zároveň však Najvyšší súd USA uviedol, že jeho rozhodnutie neznamená, že generický pojem v spojení s generickou doménou najvyššej úrovne má automaticky zápisnú spôsobilosť. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne a treba skúmať, či spotrebitelia vnímajú uvedený pojem ako druhový výraz pre triedu tovarov a služieb alebo ako výraz, ktorý je spôsobilý rozlíšiť jednotlivých členov triedy.


K obavám USPTO, že registrácia označenia booking.com bude obmedzovať konkurenčných poskytovateľov služieb online rezervácie hotelov pri používaní slova booking, Najvyšší súd USA uviedol, že známková ochrana označenia booking.com nemôže mať vplyv na oprávnenie konkurentov majiteľa tejto ochrannej známky naďalej používať generický pojem „booking“, pokiaľ tento pojem nebude používaný spôsobom, ktorý by mohol byť mätúci pre spotrebiteľskú verejnosť. Na zásade slabá známka = slabá ochrana, sa teda nič nemení.

Viac informácii je dostupných tu:

https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/bookingcom-prevails-us-supreme-court-opens-door-genericcom-trademark-registrations

a tu:

https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/19-46_8n59.pdf

©2020 by Bukovinský & Chlipala. Proudly created with Wix.com